Marchio: che cos'è e come tutelarlo

Il marchio è quel segno che contraddistingue in maniera chiara e precisa i prodotti o i servizi immessi nel mercato da un’impresa rispetto a quelli forniti delle sue concorrenti.

Esso rappresenta un formidabile strumento di pubblicità, idoneo ad infondere fiducia nel consumatore in quanto gli consente di poter effettuare una scelta consapevole individuando agevolmente i beni e servizi provenienti da una certa impresa in quanto dotati di determinate qualità.

Per questo motivo è molto importante registrare il proprio marchio aziendale, visti i notevoli effetti per il titolare il quale:

• avrà diritto all’uso esclusivo su tutto il territorio coperto dalla registrazione per i prodotti o i servizi identici o affini, con una durata di 10 anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda, rinnovabili per un numero illimitato di volte;
• potrà difendersi in sede giudiziale avverso degli eventuali abusi, utilizzando l’azione di contraffazione, attraverso la quale potrà impedire che le attività lesive poste in essere proseguano e che vengano rimossi i suoi effetti.

Tuttavia, prima di poter procedere alla registrazione sono opportune delle attività preliminari assolutamente necessarie affinché la procedura di registrazione possa concludersi positivamente.

Le verifiche preliminari prima della registrazione del marchio

Un aspetto da non sottovalutare in fase preliminare è la corretta individuazione della classe in cui registrare il marchio, che possiamo desumere dall’analisi della Classificazione di Nizza (che suddivide in 34 classi i prodotti e in 11 i servizi), in quanto esistono prodotti apparentemente molto simili tra loro che però appartengono a classi differenti.

Per fare un esempio concreto, due bevande molto presenti sulle tavole dei consumatori sono il vino e la birra ma queste appartengono a due classi differenti, in quanto il vino con le altre bevande alcoliche appartiene alla classe 33, mentre la birra è compresa nella classe 32.

Successivamente, è opportuno analizzare se nella classe in cui intendiamo registrare il nostro marchio sono presenti segni distintivi simili o similari a mezzo delle cosiddette “ricerche di anteriorità” che consentono di capire fin da subito se vi sono delle possibilità che il nostro marchio possa incontrare degli ostacoli nel corso della procedura di registrazione.

Altra verifica necessaria riguarda le caratteristiche essenziali che il marchio deve avere le quali, per quanto concerne il nostro ordinamento, sono previste dal Codice della Proprietà Industriale agli articoli 12, 13 e 14:

• Liceità, in quanto non può essere depositato un segno contenente segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume ovvero stemmi o altri segni protetti da convenzioni internazionali. È importante ricordare che non possono essere registrati come marchi i ritratti di persona senza il suo consenso, il quale è altresì necessario per poter usare come marchio il nome di persona che ha acquistato di notorietà (si pensi al nome di un grande artista o di un campione dello sport);
• Verità, poiché non può essere ingannevole verso il pubblico, soprattutto per quanto attiene la possibile origine, la provenienza o la qualità dei beni e servizi contraddistinti da quel marchio;
• Originalità, il marchio deve essere originale e non meramente descrittivo e generico, pertanto non sono utilizzabili denominazioni generiche, indicazioni descrittive dei caratteri essenziali e della provenienza geografica del prodotto, o segni divenuti di uso comune;
• Novità, perché non deve essere già stato utilizzato da un altro soggetto nel medesimo settore. Questo aspetto merita una precisazione in quanto se abbiamo un marchio di rinomanza, ovvero molto conosciuto e facilmente riconoscibile al pubblico, esso godrà di una tutela c.d. ultramerciologica che si espande a prodotti o servizi anche non affini in quanto un marchio simile in una categoria differente potrebbe trarre un indebito vantaggio.

Laddove questi requisiti dovessero mancare, il marchio sarà ritenuto nullo.

Ma se il marchio venisse solo usato dal produttore e non registrato, è comunque tutelato?

In questo caso siamo in presenza di un marchio di fatto, così denominato in quanto il suo utilizzo non è supportato da una registrazione. 

A livello europeo ed internazionale non trova tutela alcuna, in quanto vige in generale al fine del riconoscimento della tutela il principio della registrazione, mentre nel nostro ordinamento trova un suo riconoscimento, ai sensi di quanto disposto dall’art. 12 lett. a) del Codice della Proprietà Industriale il quale dispone che: “l'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità, ma il terzo preutente ha diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione”.

Pertanto, un marchio pre-usato che abbia una notorietà generale non puramente locale potrà essere da ostacolo alla registrazione di un marchio registrato successivamente.